La validación de la prueba de uso y el procedimiento de registro de marcas en España, sufrieron una significativa modificación con el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados. Esta modificación fue motivada por la necesaria incorporación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas al ordenamiento español.
Como supondrás, estos cambios en la legislación afectan de forma importante a empresas, organismos, instituciones y titulares de marcas en España y UE. Nuestra labor como especialistas en registro de marcas es informarte lo mejor posible para que puedas tomar tus propias decisiones.
¿y qué ha cambiado en el proceso de la prueba de uso?
Los dos elementos más significativos que se introdujeron con esta norma fueron:
- la prueba de uso en el procedimiento de oposición y
- el procedimiento de nulidad, que ha dejado de ser un procedimiento judicial, para convertirse en uno administrativo y resolverse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Este último procedimiento entrará en vigor el 14 de enero de 2023, pero la prueba de uso está en vigor desde el 14 de enero de 2019. Por ello, vamos a intentar aclararte estos cambios y las consecuencias que se derivan de ellos.
Antes de nada, ¿en qué consiste la prueba de uso?
La prueba de uso es la obligación que tiene el titular de una marca (que lleve registrada más de 5 años) de probar el uso de la misma en un procedimiento de oposición siempre y cuando lo requiera expresamente el solicitante de la marca impugnada.
Este uso deberá abarcar los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la marca impugnada. Con este requisito se da visibilidad a la obligación que tienen los titulares de marcas de usarlas y, además, se exige que sea un uso actual.
Estamos habituados a enfrentarnos a este trámite de la prueba de uso en el procedimiento de registro de marcas de la Unión Europea ante la EUIPO, pero en España es una novedad inspirada precisamente en la normativa europea.
¿Quién puede solicitar la prueba de uso?
La prueba de uso se inicia siempre a instancia del solicitante de una marca que ha visto interrumpida su tramitación por la oposición recibida por parte del titular de una marca similar anterior.
Para poder solicitarla son necesarios dos requisitos:
- que se haya iniciado un procedimiento de oposición: parece obvio, pero no lo es tanto, ya que la prueba de uso también puede pedirse cuando se presenta una acción de caducidad por falta de uso. Pero ese es otro procedimiento que no vamos a abordar ahora
- que la marca del oponente lleve registrada más de 5 años: lo establece la propia Ley de Marcas y tiene que ver con la moratoria que se contempla a la obligación del uso de la marca por parte de sus titulares. Nuestra legislación otorga al titular de una marca un plazo de 5 años para ponerla en uso, pasado el cual, si no se usa, es susceptible de caducidad. En otras legislaciones ese plazo se reduce a 3 años. De una forma u otra, pasados esos años, el titular de la marca está obligado a usar la misma, ya que el solicitante de una marca impugnada en un procedimiento de oposición, lo puede requerir para que pruebe dicho uso.
¿Qué se presenta para la prueba de uso?¿Qué medios permiten probarla?
La prueba de uso deberá consistir en todos aquellos medios que permitan probar, valga la redundancia, que la marca está en el mercado, que se oferta a los consumidores o que la conocen los competidores. Y deberá ser una prueba actual, no sirve una prueba que se remonte a décadas atrás.
Respecto de los medios de prueba, el elemento más frecuente que se suele utilizar, y cuyo valor probatorio ha ido decayendo con los años, son las facturas.
Si yo vendo mis productos o mis servicios, es evidente que estoy utilizando mi marca. Pero, ¿por qué digo que el valor probatorio de este elemento ha ido disminuyendo con los años? Porque se ha demostrado, que el hecho de que las facturas reflejen unas ventas de mi marca, no implica que la misma sea conocida por los consumidores o por los competidores. Además, se prueban difícilmente las marcas mixtas o figurativas, ya que en las facturas suele aparecer una referencia, no la representación de la marca.
Por ello, las Oficinas de marcas nos instan a que presentemos, junto a las facturas, otros medios de prueba que ayuden a dar soporte probatorio a las mismas. Se consideran elementos de prueba suficientes, sin ánimo de ser exhaustiva:
– la obtención de premios en ferias o certámenes prestigiosos,
– la oferta de nuestros productos y servicios en nuestra web,
– la aparición en catálogos o brochures, incluso en prensa, teniendo en cuenta siempre que debe constar la fecha de cada uno de ellos ya que, como hemos dicho antes, la prueba debe ser actual.
¿Y cómo de actuales deben ser los medios?
La ley exige que la prueba de uso se ciña a los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la marca impugnada.
Tiene todo el sentido, porque las marcas se utilizan en el mercado y, cuando un titular se opone al registro de una marca, debería ser por un perjuicio real y actual que la nueva marca le pueda causar no por la mera coincidencia (o no) en el registro.
Al fin y al cabo, el registro debería ser un fiel reflejo de la realidad mercantil. Si mi marca dejó de usarse hace años, ¿dónde estaría el perjuicio que me puede causar la nueva marca?, ¿Estaría en mi intención perpetuarme en el registro y reservarme un pedazo del mercado, solo para mi, sin ninguna justificación para ello?. Porque si la marca no está en uso, no existe perjuicio alguno, seamos honestos.
¿Cuáles son las consecuencias si la prueba de uso no es superada?
Si no logra probarse el uso de la marca, podemos dividir las consecuencias derivadas en dos tipos: consecuencias procedimentales y consecuencias de gestión.
Las consecuencias procedimentales vienen recogidas en la ley: si el oponente no es capaz de probar el uso de su marca anterior, la oposición se tendrá por desistida de forma automática y el Examinador no entrará a valorar el conflicto entre las marcas.
De esta forma, se concederá la marca impugnada de forma automática. Se trata de una consecuencia grave ya que, el efecto que se produce, es similar a la retirada de la oposición, pero sin que exista esa intención por parte del oponente. Es como si la Oficina le dijera al oponente: “Si no cumples con tus obligaciones, no puedes hacer valer tus derechos”. Y, además, pones tu marca en riesgo de ser caducada por falta de uso, lo que implicaría perderla definitivamente.
Las consecuencias de gestión tiene mucho que ver con nosotros, los profesionales de la propiedad industrial y la forma como debemos asesorar a nuestros clientes, a partir de ahora, en la gestión de sus carteras de marcas.
Como ves, esta modificación de la actual Ley de Marcas trae como consecuencia que debamos variar la forma como solíamos mantener y cuidar los activos de propiedad industrial como son tus marcas.
Ahora, las estrategias van a cambiar. La prueba de uso ha venido a poner de manifiesto, precisamente, la ineficacia del mantenimiento de marcas obsoletas que no se utilizan, ya que suponen un gasto innecesario al tener que renovarse, pero no pueden utilizarse en la defensa de los derechos de su titular.
Como siempre, esperamos que este post haya sido de tu interés y te haya ayudado a comprender mejor todo lo que va pasando alrededor de tus marcas. Gracias por tu atención y esperamos verte en el próximo post en el que trataremos otro tema de interés para ti y para tu empresa
