Ha transcurrido poco más de un año desde que entró en vigor la última modificación de nuestra Ley de Marcas. Esta modificación introdujo una serie de novedades en los procedimientos de nulidad y caducidad de las mismas. Es hora de hacer balance de la repercusión de estos cambios en la actuación de la Oficina y en la gestión de nuestras marcas.

Como siempre, nuestro objetivo es facilitarte la información y nuestra experiencia para que puedas tomar tus propias decisiones con respecto a tus marcas. De todas formas, al final de este post encontrarás algunas recomendaciones que ,desde Soulmark, nos parecen adecuadas por si quieres tenerlas en cuenta.

Vamos a verlo…

 

Principales novedades en la Ley de Marcas

Ya sabes que en nuestro anterior post sobre los cambios en los procesos de nulidad y caducidad de las marcas te contamos todas los cambios que se iban a producir, pero por recordar brevemente, estas novedades fueron las siguientes:

• Trámite de oposición: se regula la posibilidad de requerir al oponente para que pruebe el uso de la marca o marcas que son base de la oposición. Si no se prueba el uso, la oposición se desestimará. Esta modificación de la Ley de Marcas entró en vigor el 14 de enero de 2019.
• Procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marcas: se asume la competencia por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) desde el 14 de enero de 2023. Aquellos titulares de marcas que no hubiesen podido acudir al trámite de oposición, tienen la opción de anular las marcas que dañan sus legítimos derechos (nulidad de marcas).  Y aquellos solicitantes que quieren registrar sus marcas, pueden hacerlo sin tener el obstáculo de marcas en desuso (caducidad de marcas).

Con la modificación de la Ley de Marcas, estos procedimientos son ahora mucho más rápidos y económicos, ya que antes se tramitaban ante los Tribunales de Justicia.

Como curiosidad, durante el año 2023, se presentaron 211 procedimientos de caducidad de marca. A finales de febrero de 2024 hay aproximadamente 40 procedimientos de caducidad de marca en trámite, por lo que podemos pronosticar un considerable aumento de casos para el presente año. (fuente: OEPM)

En 2023, se presentaron 211 procedimientos de caducidad de marca. A finales de febrero de 2024 ya hay aproximadamente 40 procedimientos en trámite.

 

Nuestra experiencia: La prueba de uso es fundamental

Tanto en los procedimientos de oposición como en los de caducidad de marca, el requisito de la prueba de uso juega un papel fundamental.

En efecto, el oponente dentro de una oposición y el titular de una marca contra la que se ha formulado una acción de caducidad, deben de ser capaces de acreditar que sus marcas se vienen usando de forma real y efectiva dentro de los últimos 5 años. En el caso de que este uso no se pruebe debidamente, la oposición decaerá en un caso o la marca será caducada en el otro.

Desde la entrada en vigor de estas modificaciones de la Ley de Marcas, hemos advertido la complejidad que conlleva probar el uso de la marca, sobre todo de marcas dedicadas a la prestación de servicios.

En algunos casos hemos constatado la arbitrariedad de la Oficina a la hora de valorar la prueba de uso aportada, posiblemente por la falta de experiencia en estos procedimientos.  Al ser muy recientes, todavía no se han podido consolidar unas directrices de actuación.

También nos hemos encontrado con casos en los que, siendo conscientes de que la marca se estaba usando, ha sido imposible demostrar el uso: O la variedad y volumen de prueba era insuficiente o la Oficina ha valorado de forma subjetiva la insuficiencia de la prueba aportada. Desde luego, construir una prueba de uso suficiente que abarque 5 años no es tarea fácil.

La complejidad de probar el uso de la marcas se da, sobre todo, en empresas de prestación de servicios.

 

Recomendaciones para aprovechar los cambios en la Ley de Marcas

Ante esta situación nuestra recomendación es aprovechar estos cambios en la Ley de Marcas para revisar las carteras de marcas y adaptarlas a esta nueva realidad y así evitar los inconvenientes que han surgido. Por ello, sugerimos actuar de la siguiente manera:

• Registrar nuevas versiones de marcas que se usan habitualmente. Este nuevo registro incluiría el logo o denominación actual de la marca así como una adaptación de los productos y servicios a su vigente realidad comercial.
• Revisar las marcas que están en desuso y la conveniencia de conservarlas en la cartera. Se podría querer mantenerlas por motivos sentimentales o por la posibilidad de un relanzamiento en el futuro. Si es el caso, la recomendación sería proceder al registro de una nueva marca idéntica, y no renovar la marca antigua que ya esté en desuso. El registro se mantendría vivo y se eludiría la necesidad de probar su uso durante los siguientes 5 años.

Con estas medidas, reforzaremos la posición de las marcas respecto a posibles ataques de terceros que traten de caducarlas. Al mismo tiempo, tendremos en cartera marcas fuertes que podrán alegarse en una oposición, sin que se pueda requerir prueba de su uso mientras no hayan transcurrido 5 años desde su concesión.

Nuestra recomendación es aprovechar estos cambios en la Ley de Marcas para revisar las carteras de marcas y adaptarlas a esta nueva realidad.

 

De todas formas, desde SOULMARK te hacemos estas recomendaciones generales para ayudarte en todo lo posible con las novedades surgidas en la Ley de Marcas española, aunque sabemos que cada empresa y cada marca requiere de un tratamiento único y especializado. Es lo que nos diferencia y lo que nos hace ofrecerte siempre nuestra mejor versión.

Como siempre, mil gracias por leer hasta aquí.

¡Nos vemos en el siguiente post!